编者按：商标案件之所以争议不断，甚至扑所迷离，主要是由于商标法领域所涉及的变量较多，例如“商品或服务的类别相同或类似”、“商标相同或近似”、“知名度”、“混淆”等。裁判商标案件需要法官根据案件事实去探寻这些变量中的定量。更为复杂的是，为这些变量探寻定量所依据的往往仍然是变量，例如，判断是否构成混淆，商品或服务类别是否相同或类似、商标是否近似，通常会涉及另外的变量例如“知名度”。因为变量太多，商标法似乎容易被带入“量子力学”的维度。最近的一系列热案又让商标法领域的另一个变量“商标性使用”获得了格外的关注。最近从“互联网法律评论”公众号读到三篇关于“商标性使用”的评论文章，其虽为一家之言，但说理论证逻辑清晰并结合了大量实际案例，不失为研究“商标性使用”的参考佳文。

OEM商标侵权判定重构 ——“误读”商标性使用（中）

涉外定牌加工（本文简称为“OEM”）是指我国加工方受境外委托方委托加工产品，在产品上贴附境外委托方指定的商标，所生产的产品全部销往境外的行为。OEM中的商标使用是否构成商标侵权，多年来一直存在很大争议。自从2013年新商标法出台以后，越来越多的判例把“非商标性使用”作为解决这一难题的圭臬。笔者认为，“非商标性使用”难以破解OEM商标侵权谜题。与其他商标侵权案件一样（具体可回复34获得ICPLaw第34期），在OEM案件中，“商标性使用”作为侵权构成要件仍然存在缺陷。OEM中的商标侵权问题，其实质是我国商标法是否保护商标权人的域外利益的问题，而不是是否构成“商标性使用”的问题。

一、OEM问题的历史沿革以及“OEM非商标性使用”理论的确立

    2014年以前，各地法院对OEM商标使用和商标侵权问题的观点分歧很大。

随着2013年《商标法》的修订以及2014年最高法院法官发声，之后各地法院越来越多地以“非商标性使用”为由判决OEM不构成商标侵权。甚至对于以往多判为侵权的“广义涉外定牌加工”行为（即境外委托方在出口目的国无商标注册的情况，相对的，境外委托方在出口目的国有商标注册的情况俗称为“狭义涉外定牌加工”），也有法院判为不侵权。

    2015年11月26日，最高院终于在 “PRETUL”案中首度明确了OEM因为不属于商标性使用不构成商标侵权的意见（但并未进一步说明广义涉外定牌加工是否侵权的问题）。

    自此，可以说以“OEM非商标性使用”解决OEM商标侵权问题的原则在我国正式确立起来。

下面的图表直观显示了OEM问题的历史沿革。以中间的时间轴为分界，左侧粉色部分是认为OEM侵权或属于商标使用的重点判例和司法意见，右侧绿色部分是认为OEM不侵权或不属于商标使用的重点判例和司法意见。

OEM商标使用和商标侵权问题历史沿革

二、 “OEM非商标性使用”理论存在的问题

    1. “OEM非商标性使用”理论使生产环节的商标使用的性质处于不确定的状态

     “OEM非商标性使用”理论系根据后期销售的地理区域来回溯生产环节商标使用的性质。那么进入销售环节之前，商标使用与否就处于全然不确定的状态。于是商标法似乎被带入了“量子力学”的维度，厂房和仓库里贴附着他人商标的产品都变成了“薛定谔的猫”。这显然不利于法律的确定性，也会在司法和执法中造成很大困惑。

    2. “OEM非商标性使用”理论无法解释侵权案件和撤三案件中商标使用判断的双重标准问题

    目前在侵权案件中，对OEM中的商标使用，只要未在中国境内销售的，不承认构成商标性使用。然而，在撤三案件中，又出于公平等因素考虑，承认涉外定牌加工中的商标使用可以维持诉争商标的注册（如上图中的SCALEXTRIC案）。在“商标性使用”理论体系下，这种双重标准存在不可调和的矛盾。

    3.“OEM非商标性使用”理论无法回答国内企业自行出口行为和涉外定牌加工行为是否要区别对待的问题

    如果因为商品不在中国境内销售，就否认涉外定牌加工属于商标性使用，那么国内企业自行出口商品时，若商品全部用于出口，不在中国境内销售，是否也不属于商标性使用？为什么仅有涉外定牌加工被特别提出来讨论？其与国内企业自行出口商品的行为有什么本质区别？商标性使用理论体系下难以很好的回答这一问题。

    4.“OEM非商标性使用”理论与海关知识产权保护现实之间存在矛盾

    既然所有出口的商品均不在中国境内销售，海关对出口商品的商标权保护措施是否应该废除？现实情况是，当前海关的知识产权保护案件中绝大部分是出口过程中的商标侵权案件。根据海关总署《2014年中国海关知识产权保护状况》报告，2014年我国海关扣留的侵权嫌疑货物中涉及商标专用权的货物达8900余万件，占扣留商品总数的96.9％；在出口环节扣留侵权嫌疑货物9100余万件，占全年扣留商品数量的99.6％。如果按照“OEM非商标性使用”理论，则二十多年来海关查处的大量案件均会沦为错案，相关当事人均可以提出行政诉讼并请求国家赔偿。

    5.“OEM非商标性使用”理论容易成为国内假冒品生产者逃避责任的手段

    “OEM非商标性使用”理论导致生产环节的商标使用变得毫无意义，只有与后期的销售行为相结合才能认定是否构成商标法意义上的使用。这对国内大量的假冒品生产者可是个福音，即使在其生产场所或仓库内发现假冒产品，由于尚未进入销售环节，也不能再认定为侵权。假冒品生产者还可以自行在国外注册一家公司，印制相应委托加工合同备用，一旦被查处即主张是涉外定牌加工的产品。

    6.“OEM非商标性使用”理论无法制止境外委托方恶意抢注商标或故意在境外销售假冒商品的不正当行为

    在一些案件中，境外委托方在其他国家恶意抢注我国的知名品牌，或者在境外无合法商标注册，而纯粹以销售假冒商品为目的进行委托加工。这种明显具有不正当性的行为如果不加制止，将使商标权人的合法权益无法得到有效保护。而“OEM非商标性使用”理论对于这种情况完全无能为力。

    例如，虽然最高院在“PRETUL”案中确立了OEM不属于商标性使用的原则，但在其后的上柴公司诉常佳公司商标侵权案【(2015)苏知民终字第00036号】中，江苏高院仍然做出了OEM侵权的判决。该案中被告明知上柴公司“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，生产使用该商标的商品，而且境外委托方系在外国不正当抢注“东风”商标，再返回中国委托贴牌生产。可见，由于“商标性使用”理论在这种类型案件中导致的结果极为不公平，即使有最高院先例在前，地方法院也拒绝遵循。

三、OEM商标侵权问题的实质及解决路径

1.OEM商标侵权问题的实质

    笔者认为，OEM商标侵权问题并不具有单独讨论的意义，其实质是我国商标法是否要保护我国商标权人的域外利益的问题。换言之，当侵权行为发生在国内，但损害结果发生在境外，我国商标法是否适用的问题。不论是国内企业自行出口还是涉外定牌加工，这一问题都是共通的。

    2.商标侵权中的域外损害

    商标法上的损害是指由于混淆的发生，导致商标权人本应占有的市场份额受到侵夺，或商标的声誉受损。在国际贸易日益普遍和便捷的今天，这种损害很可能发生在境外。正如在镇江锁厂案【（2015）京知民初字第408号】中北京知产法院所论及，境外的采购方在从我国购买商品时，也是凭借商标区分商品来源于哪家出口企业。这时如果有他人用相同或近似商标出口相同或类似商品，就可能令境外采购方混淆，从而减少国内商标权人在境外的市场份额，或贬低其商标在境外的声誉。

    3.我国商标法保护商标权人的域外利益并无障碍

    （1）保护商标权人域外利益与商标的地域性原则并不冲突。

    知识产权的地域性，指的是知识产权根据一国法律取得，仅在该国领域内有效，其他国家对该知识产权没有保护的义务。可见它有两层含义：一是一国法院对知识产权保护适用本国法律。二是知识产权的效力仅及于本国领域内。

    然而，对于何为“本国领域内”，可能有不同理解，其判断标准应该是侵权行为地在本国，还是损害结果发生地在本国，抑或两者必须都在本国？本文认为，虽然知识产权具有地域性，但只要侵权行为地在本国境内，本国的知识产权对其即可产生效力，而不论损害结果地是否也在本国境内。原因如下：

    首先，这种理解具有法条依据。我国《民事诉讼法》第二百六十五条规定，涉外财产权益纠纷，侵权行为地法院具有管辖权。我国《涉外民事法律关系适用法》第四十八条规定，知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。结合这两个条款可知，只要侵权行为地在我国，即受我国法院管辖并适用我国法律保护知识产权。

    其次，专利法和著作权法均未以损害发生在我国境内为限定条件。专利法上明确保护专利权人的制造权和出口权，即使仅仅在我国境内实施制造行为，或者侵权产品全部用于出口，仅仅侵夺专利权人境外的市场份额，专利法也认定为侵权。著作权法也将发生在我国境内的单纯复制行为认定为侵权，而不以侵权复制品在我国境内发行或传播为条件。如果侵权复制品全部于境外发行传播，仅损害作者在境外的作品收益，著作权法也认定为侵权。同为知识产权，地域性的内涵应该是统一的，因此没有理由认为唯独商标法必须要求损害或混淆发生在本国境内。

    （2）保护商标权人域外利益与新修订的商标法条文并不冲突。虽然由于修法过程中“商标性使用”理论的支持者占据上风，2013年《商标法》第四十八条增加了只有“用于识别商品来源的行为”才构成商标使用行为。但该条的条文并未限定“识别商品来源”只能在中国大陆领域内。因此，若在中国境内的商标使用行为，可能在境外造成混淆或损害的，认定侵权并不与新商标法文义冲突。

    （3）保护商标权人域外利益与我国海关法规及长期的实践是一致的。我国海关法规及实践长期以来一直对出口过程中的商标侵权行为给与保护，事实上已经赋予了我国商标权人制止仿冒产品出口的权利。由于出口产品不在境内销售，不可能影响商标权人在我国境内的市场份额或品牌声誉，故商标权人的“禁止出口权”保护的只能是其域外利益。因此可以说，我国在实践中一直是对商标权人的域外利益给与保护的。

    （4）保护商标权人域外利益国外也有成例。比如美国即对在国内生产并销往国外的产品给与商标法保护，如果该产品在国外遭遇商标侵权，美国法院亦可管辖并给与救济。[i]其他国家也把出口行为认为是可能侵犯商标专用权的商标使用行为，如前分析，其实质也是对商标权人域外利益给与保护。如《欧共体商标条例》第 9 条第 2 款针对侵权标记的“使用”，列举了四种使用方式，其中就包括进口或出口带有该标志的商品。《日本商标法》第 2 条除规定“在商品或者商品包装上贴附标识”的行为属于商标使用以外，“将贴附了标识的商品或者商品包装进行转让、交付、为了转让或者交付进行展示、出口、进口或者通过电信线路进行提供的行为”亦属于商标的使用行为。[ii]

    4.OEM相关问题的解决路径

    A.如果被诉侵权人或其境外委托方在外国（指被控侵权产品的出口目的国，下同）拥有合法有效的商标注册，或拥有受该国法律保护的未注册商标权利，则一般应认为不会对我国商标权人的域外利益造成损害。因为我国商标权人在该外国无权销售产品，即无损失市场份额或商标声誉之虞。

    B.作为A的例外，若被诉侵权人或其境外委托方在外国的商标注册具有不正当性，如恶意抢注我国商标权人已经使用并有一定影响的商标，则仍可能对我国商标权人域外利益造成损害。由于商标的地域性，对于外国的商标注册是否具有不正当性，我国法院有权独立判断，不受该外国商标已注册状态或该外国法院判决或行政裁决的影响。

    C.在被诉侵权人或其境外委托方在外国无合法商标注册的情况下，应认为会对我国商标权人的域外利益造成损害。如果我国商标权人近期在该外国正在出口相关商标的商品，则该损害为现实的损害，除应颁发禁令外还应判处损害赔偿。但若我国商标权人在该外国近期并无出口相关商标的商品，则该损害为潜在的损害，即若以后该商标权人出口到该外国时可能遭受损害，此时应只颁发禁令，除合理支出外不支持其他损害赔偿请求。对于“近期”的界定可参照国内商标侵权处理，即以最近三年内是否有出口证据为准。

    D.国内企业自行出口与涉外定牌加工在直接侵权判断上并无区别，不同的只是涉外定牌加工的情况下，境外委托方为直接侵权人，境内加工方为向直接侵权提供帮助的间接侵权人。之所以以境外委托方为直接侵权人，是因为境外委托方是决意在相关商品上使用侵权商标的一方，境内加工方只是根据其指示行事，处于从属地位。根据间接侵权的理论，对境内加工方而言，除需停止侵权外，在损害赔偿方面应采取过错责任，即只有在境内加工方明知或未尽到合理注意义务的情况下才判处损害赔偿。

    以此理论可以解决“商标性使用”理论难以解决的诸多问题：

首先，侵权判定和责任承担的标准更加明晰；

    其次，不以“在我国境内发挥识别作用”作为商标使用行为的限定条件，涉外定牌加工中的商标使用作为撤三证据就不存在理论上的障碍；

    又次，涉外定牌加工中的商标使用可能构成商标法三十二条“在先使用，并有一定影响”，有利于更好的打击商标抢注行为，但不同国家各地理市场上的商标知名度应单独评判，若引证商标仅在国外某一地理市场在先使用并有一定影响，需证明抢注人能够知晓引证商标在该国的使用情况，具有抢注恶意；

    再次，海关执法不会受到太大冲击，海关仍然可以对涉嫌商标侵权的出口产品进行查扣，若发货人提出在目的国有商标注册等，可根据海关知识产权保护条例的规定交由法院解决；

    最后，工商商标执法不会受太大影响，在厂房和仓库内发现的仿冒产品仍然可以初步作为侵权产品对待，除非产品所有人证明该产品满足上述不构成侵权的条件。

尾声

    有学者认为，涉外定牌加工问题只是一个政策选择问题。笔者认同这一观点，且进一步认为，所有出口商品的商标侵权问题，实质上都是对商标权人的域外利益是否保护的政策选择。从诸多角度来看，适当保护商标权人的域外利益更为适宜，在当前实施“走出去”战略、鼓励打造“中国制造”品牌的大背景下尤其如此。在笔者看来，现阶段主流的“OEM非商标性使用”理论并未切中要害，值得反思。关于此问题的讨论预计还将继续。

[i]阮开欣：《涉外定牌加工争议是商标法域外适用问题：从最高法院“PRETUL”案再审判决谈起》，知产力2015年12月25日

[ii]朱冬：《商标侵权中销售商品行为的定性》，《法律科学(西北政法大学学报)》 2013年04期