编者按：商标案件之所以争议不断，甚至扑所迷离，主要是由于商标法领域所涉及的变量较多，例如“商品或服务的类别相同或类似”、“商标相同或近似”、“知名度”、“混淆”等。裁判商标案件需要法官根据案件事实去探寻这些变量中的定量。更为复杂的是，为这些变量探寻定量所依据的往往仍然是变量，例如，判断是否构成混淆，商品或服务类别是否相同或类似、商标是否近似，通常会涉及另外的变量例如“知名度”。因为变量太多，商标法似乎容易被带入“量子力学”的维度。最近的一系列热案又让商标法领域的另一个变量“商标性使用”获得了格外的关注。最近从“互联网法律评论”公众号读到三篇关于“商标性使用”的评论文章，其虽为一家之言，但说理论证逻辑清晰并结合了大量实际案例，不失为研究“商标性使用”的参考佳文。

“误读”商标性使用（下）——正当使用与商品化权

“商标性使用”作为商标侵权构成要件，很多时候被用来判断正当使用问题，在这方面发挥了一定的功能。但笔者认为，“商标性使用”对正当使用的判断仍然可能产生误导性影响，即使在这方面，其存在的必要性也值得商榷。

一、“非商标性使用”与“描述性正当使用”功能重叠

    商标的正当使用是指虽然在相同或类似商品上使用了与他人享有权利的商标相同或近似的标识，但该使用是合理、正当的，不会造成相关公众的混淆，亦不会损害商标权人的合法权益。

    可见，商标的正当使用是建立在一个前提下，即标识构成相同或近似商标，且商品构成相同或类似商品。在这一前提下，不侵权的行为即为正当使用。

    这一点上，“非商标性使用”与“正当使用”实质上产生了重叠。如果标识相同或近似、商品也相同或类似，那么在标识起到识别作用的情况下就应该会产生混淆。反之，如果这种情况下还不会产生混淆，就说明该标识并未起到识别作用，该标识的使用不属于“商标性使用”。即“非商标性使用”和“正当使用”的功能基本重叠。

    例如，在“东阿阿胶”商标侵权案【（2015）京知民终字第1196号】中，北京知产法院认为上诉人主张权利的商标为“东阿阿胶”文字商标，该商标只包括表示地名的“东阿”和表示商品通用名称的“阿胶”文字。被上诉人姿美堂公司对“东阿阿胶”文字的使用系将“山东东阿阿胶块熙美阿胶片 240g铁盒装……”设置为商品名称，使得消费者以“东阿阿胶”为关键词进行搜索时，能够得出包含被上诉人商品的搜索结果。被诉使用行为不构成商标法48条规定的商标使用，而构成对商标法59条规定的正当使用，故不构成侵犯注册商标专用权的行为。

    此案中由于“东阿阿胶”仅由产地及通用名构成，直接描述了商品的特点，因此不能禁止该标识被用来正当描述他人的商品。这种正当使用即商标法第59条所规定的“描述性正当使用”。在该案中，不构成商标法48条的商标使用，与构成商标法59条的描述性正当使用，其实是同义反复。完全可以仅根据商标法59条判断是否属于描述正当使用，“商标性使用”判断是多余的。

二、“非商标性使用”与“指示性正当使用”存在冲突

    如果说“商标性使用”在描述性正当使用案件中仅仅是多余而已，那么在“指示性正当使用”案件中则存在突出问题。“指示性使用”是指使用商标的目的是为了表述所销售商品来源于第三方。这种情况下，“商标性使用”理论只能解决使用的是谁的商标的问题，而不能区分正当使用与侵权使用。

    例如，在“MinkSheen”商标侵权案【（2014）沪一中民五（知）终字第110号】中，法院判决被告宠博公司在网上销售印有“minksheen”商标的商品，侵犯了原告三米公司对该商标的专用权，但三米公司提交的证据不能证明其对涉案商标进行了实际的商业使用，故法院未支持三米公司的损害赔偿请求，仅补偿其制止侵权的合理费用。对于三米公司提交的使用证据，法院认为仅能证明其在我国境内销售了由美国方公司生产的产品，涉案商品从美国进口时即贴有“MinkSheen”商标，对于相关公众而言，该商品上的“MinkSheen”商标所指示的商品来源为美国方公司而非上诉人，故其实施的销售行为并不能代表其对自己注册的商标已经进行了实际的商业使用。

但是，无法否认指示性使用也是起到识别作用的使用，只不过其指向的商品来源不是使用者自身。

    因此，仅从“商标性使用”的角度，无法区分销售商的“指示性使用”哪些是正当的，哪些是侵权的。只有从使用的正当性、必要性和混淆可能性角度分析才能得出正确的结论。如果销售商真实地表述商品来源于权利人，则不会发生混淆。为表述这一信息而正当、必要地使用标识，即构成指示性正当使用。（关于“指示性使用”的探讨，可参见ICPLAW第十期《网络时代的商标指示性合理使用》。）

商标性使用与正当使用关系图

因此，“商标性使用”要件实际上并不能对“正当使用”做出完整的判定，直接适用“混淆”标准更简单直接。

三、“商标性使用”易误导正当使用的判断

    在“功夫熊猫”商标侵权案【（2014）民申字第1033号】中，原告茂志公司在第41类“电影制作”等服务上拥有“功夫熊猫”图文组合商标的注册，其认为由梦工场公司制作、派拉蒙公司发行的动画片《KUNG FU PANDA 2》在大陆地区的宣传中使用了其注册商标，由于该电影知名度高，会在茂志公司以后使用其注册商标的过程中，使相关公众产生反向混淆（“反向混淆”指相关公众误认为原告的商品或服务来源于被告或与被告有授权、许可等关系），故构成对其注册商标专用权的侵害。最高院再审认为，被告使用“功夫熊猫”表示的是该电影的名称，用以概括说明电影内容的表达主题，属于描述性使用，而并非用以区分电影的来源。因此不构成商标性使用，未侵犯原告商标权。

    由该案的结论，有人认为电影名称，甚至电视节目、文学作品的名称均不构成“商标性使用”。笔者对此意见持保留态度，并认为这种意见正是由于受“商标性使用”要件的误导所致。

    不构成“商标性使用”一般会理解为不能发挥识别作用的原因是使用方式，而非标识本身。因此，功夫熊猫侵权案中认定该电影名称不属于“商标性使用”，易被理解为以电影名称或类似方式使用标识，均不属于“商标性使用”。

    然而，电影虽然是作品，但在现代社会，电影也是以营利为目的的商业产品。类似商品服务区分表中也在0901和0923群组明确规定了电影光盘、影像文件、动画片、已曝光的电影胶片等商品类目。当一件作品同时属于商品时，作品名称就同时构成商品名称。而商品名称正是商标使用的通常方式之一。

    “功夫熊猫”是否构成正当使用关键在于标识本身，而非作为电影名称的使用方式。因为“功夫熊猫”是对电影内容的直接描述，即直接描述了以“会功夫的熊猫”为题材的一类电影商品的共有特点。标识本身缺乏显著性，因此即使该商标获得注册，也不能阻止他人将该标识用于同类题材的电影商品。

    但同样的结论并不能当然推广至其他电影名称或电视节目、文学作品名称，如“非诚勿扰”作为电影名称和电视征婚交友节目名称，“如果爱”作为电视婚恋节目名称，虽然暗示了电影或电视节目的特点，但并非直接描述，仍然可以起到识别作用。至于像“夏洛特烦恼”、“天天向上”、“何以笙箫默”这种并非某类题材通常使用的影片、电视节目或文学作品名称，就更加可以起到识别作用。如果相关主体以商标注册方式取得这些名称的专有权，亦不会不当限缩其他主体作品命名的选择空间。

四、“商标性使用”要件催生了“商品化权”

    “商品化权”本非法律明确规定的权利，但由于“商标性使用”的限缩解释，致使本可在商标法框架下解决的问题，不得不以“商品化权”的名义保护。

    2015年北京高院审结的“KUNG FUPANDA”商标异议复审行政诉讼案【(2015)高行(知)终字第1969号】，由于对“商品化权”进行了比较充分的论述也受到了广泛关注。该案中，自然人胡某在第12类的“方向盘罩”等商品上申请了“KUNG FU PANDA”商标，梦工厂公司对其提出异议，理由之一是该商标侵犯了其在先商品化权。商标评审委和北京一中院均认为“商品化权”并非法定权利，未支持该异议理由。北京高院二审撤销了商评委裁定和一审判决，确认了“商品化权”是应当予以保护的在先权利，但须适当确定其保护范围，将案件发回重审。

    由于商品化权并非法律明确规定的权利，司法中对商品化权的认可难免有对立法权的僭越之嫌。同时，对于商品化权保护的究竟是什么？其范围如何界定？这些问题都尚无清晰的答案。

    笔者认为，若不对“商标性使用”进行限缩解释，现有的“商品化权”完全可以在商标法框架下给与恰当的保护。理由如下：

    1.“商品化权”的保护对象

    在“KUNG FU PANDA”异议复审行政案中，二审法院对“商品化权”做了如下论述：“‘商品化权’确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条‘在先权利’予以保护的在先‘商品化权’。”

    因此商品化权保护的是消费者对电影、文学作品、虚拟角色或公众人物的“移情作用”给相关商品和服务带来的价值增值。具体来说，这种价值增值有以下几种可能情况：A．艺术效果导致的价值增值；B．明星效应产生的价值增值；C. 质量信赖导致的价值增值；以及D. 辨识力和好感度的价值增值。

2.在著作权法、人格权法保护范围内，不应再以“商品化权”保护

A类，艺术效果导致的价值增值，指相关商品上使用了电影的角色形象、截屏、海报、布景、道具设计，可能增加商品外观上的美感；或者商品中使用了电影的对白、情节、剧本片段，可能增加商品文学上的艺术价值。

    这种价值的增加是否应落入电影作品垄断权的范畴，应该完全根据著作权法决定。此时给与保护的理由与著作权法的根本目的一致，即赋予作者有限的垄断权，以达到激励艺术创作和促进艺术成果流通利用之间的平衡。如果根据著作权法属于公有领域的要素，又被“商品化权”所保护，则与著作权法的初衷背道而驰。

    B.类，明星效应产生的价值增值，则是指相关商品上使用了电影的角色形象，除可能提升商品外观的美感外，还可能吸引明星粉丝对商品的关注和好感。

    这种价值增值是因演员的个人魅力和表演水平产生的，因此应作为演员人格权（如肖像权）保护。其保护的原因是，个人对自己的肖像的商业化使用的专有权，以及如果相关商品的使用不当或质量低下，可能损害演员的公众形象和社会评价。其保护范围也应该根据有关人格权的法律规定来界定。

    3.在著作权法、人格权法保护范围外的“商品化权”，只能是一种商业标识权

    由于消费者对电影的质量、水准和声誉的认可，继而对使用该电影要素的其他商品和服务的质量给与信赖，这就是上述的C类. 质量信赖导致的价值增值。

    而这种信赖的产生，必然以消费者对商品来源与电影来源的同一性或关联性认识为前提。对于这种价值增值的保护范围，应根据是否可能造成产源混淆为标准界定。其保护的原因是对消费者信赖利益和选择权的保护，以及如果相关商品质量低下或使用方式不当，可能降低公众对电影的评价和美誉度。

    由于电影热映可能导致某一标识易于被公众识记或产生好感的价值增值，即D类，辨识力和好感度的价值增值。易于识记也是一种价值增值，广告主投入巨资每天在媒体上进行广告轰炸，就是为了将他们的品牌灌输进消费者的记忆中，如果一个标识本身就容易被公众记忆，又能让公众产生好感，很多广告支出就可以省去。

    但这种价值增值并不能作为权利保护的对象，而只能作为对共有领域的“免费”贡献。因为剥离了以上A、B、C三种效果之后，这种单纯的公众识记程度的增加，只是对标识本身印象的加深和增进，而并不能与标识的原始使用者产生联系。相应的，他人使用这些标识的方式和优劣，也不会对原始使用者造成影响。

    通过以上分析可以看出，超出著作权法和人格权法保护范围的“商品化权”，其保护的只能是C项的价值增值，即一种商业标识权。该种权利与商标法框架下的权利具有同一属性。

    4.开放地看待商标和商标性使用，“商品化权”完全可以归入未注册驰名商标进行保护

    如果认可电影、电视节目、文学作品（至少是商业性的）等属于商品，他们的名称或其他标示性要素可以构成商标性使用，则将它们作为未注册驰名商标进行保护不存在障碍。这样就可以在商标法的比较成熟的理论体系下，妥善界定它们获得保护的条件和保护的范围。以“KUNG FU PANDA”案为例，该电影名称本缺乏显著性，但由于电影的大量宣传发行，使其取得了既有显著性，因此可以起到识别作用。通过商标理论，可以使“功夫熊猫”侵权案与“KUNG FU PANDA”行政案之间的隐含冲突得以解决。

    在“KUNG FU PANDA”异议复审行政案二审判决中，法院也指出“商品化权”的侵权判定需要综合考虑两点：一是知名度高低和影响力强弱。知名度越高、影响力越强，保护范围越宽。二是混淆误认的可能性。商品化权的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否密切相关，是否彼此交叉或者存在交叉可能，容易使诉争商标的权利人利用电影的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会，从而挤占了知名电影权利人基于该电影名称及其人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。这些规则和标准，与未注册驰名商标的保护规则及标准基本一致。

尾声

    《商标法》规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志均为商标。随着商业的发展，产品的形状、颜色、声音甚至国外的气味都可以发挥商标的区分作用。但在实践中，我们往往限于经验和固有思维，并不能够将所有具有区分作用的标识都认可为商标。商标性使用（Use as a trademark），暗含对于何为商标的主观判断，因此在很多案件中引发争议。ICP小伙伴通过三篇的系列文章，试图说明商标性使用要件在一般侵权案件、OEM案件、正当使用判断中产生的误导、问题和功能上的重复，以及对于“商品化权”问题的影响，限于水平，难免错漏，是以“误读”为自宽。