驰名商标可以跨类保护。但驰名商标能否跨商品或服务全类进行保护？如果不能，驰名商标跨类保护的边界在哪？决定其保护范围的核心要件是什么？司法实践应当如何把握？要正确回答这些问题，必须首先从商标侵权理论谈起。

    一、商标侵权理论 

    传统商标侵权理论是混淆理论，是指如果行为人在相同或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，消费者或者误认行为人的产品与商标权利人的产品来源相同（直接混淆），或者误认两者存在某种许可、赞助、参股等关系（间接混淆）。这种行为不正当地利用了商标权人的信誉，侵占了商标权人的市场份额，损害了商标权人的利益，另一方面也欺骗了消费者，故构成商标侵权。

    然而，没有消费者的混淆就一定不构成商标侵权吗？商标淡化理论认为，对于具有较高知名度和显著性的商标，如驰名商标，行为人在不相同或不相类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标，虽然不会导致消费者混淆，但如果任由其发展，将会割裂注册商标与其产品和产品提供者之间独特的联系，减损注册商标的显著性和识别力，另外相同或近似商标符号的大量增生也会分散消费者注意力，导致其注意力的损失。这种行为同样会损害商标权利人和消费者的利益，也应当构成商标侵权。一般认为，淡化有三种表现形式：弱化，是指行为人将驰名商标使用在不相同或不相类似的商品上，减弱驰名上的显著性和识别力，最终损害驰名商标的商业价值的行为。丑化，是指行为人将驰名商标使用在对驰名商标信誉产生玷污、丑化、负效应的不相同或不相类似的商品上的行为。退化，是指对商标的使用不当，使驰名商标成了商品的通用名称，彻底丧失显著性和识别力的行为。

    比较混淆理论和淡化理论可知，前者针对的是普通商标，后者针对的是具有较高知名度和显著性的商标；前者适用于在相同或类似商品或服务上的商标使用行为，后者适用于在不相同或不相类似商品或服务上的商标使用行为；虽然两者都从维护商标权利人和消费者的角度进行论证，但前者更加关注消费者的利益，后者更加关注商标权利人的利益。

    二、重要国际条约和相关国家立法对驰名商标的跨类保护

    《保护工业产权巴黎公约（1967年斯德哥尔摩文本》（以下简称巴黎公约）第6条之二规定了驰名商标的保护，但没有规定跨类保护：本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依利害关系人请求，对构成商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名、属于有权享受本公约利益的人所有的、用于相同或相似商品商标的复制、仿制或翻译，而易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成上述驰名商标的复制或假冒，易于产生混淆时，也应适用。

    《与贸易有关的知识产权协定（TRIPs）》（以下简称TRIPs协定）第16条第3款规定了驰名商标的跨类保护：巴黎公约第6条之二在细节上作必要修改后应适用于与已注册商标的货物或服务不相类似的货物或服务，只要该商标在对那些货物或服务的使用方面可表明这些货物或服务与该注册商标所有权人之间存在联系，且此类使用有可能损害该注册商标所有权人的利益。

    德国商标法第14条规定，未经商标所有人同意应禁止第三方在与受保护的商标所使用的不类似的商品或服务上，使用与该商标相同或近似的任何标志，如果该商标在德国范围内享有声誉，并且没有正当理由使用该标志不公平利用了或损害了该商标的显著性或声誉。[1]

    意大利商标法第1条规定，商标权人有权禁止他人未经授权在以下情况下使用标识：在并不近似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的标识，而该注册商标在全国享有声誉，没有正当理由使用该标识，会造成不当地利用注册商标的显著性或声誉的情形，或者对后者造成损害。[2]

    美国兰汉姆法第1125条（c）款规定了知名商标淡化的救济：如果他人在商业中对商标或商号的商业性使用是在该商标取得知名之后，导致了该知名商标显著性的淡化，知名商标的所有人有权依照衡平法的原则和法院认为合理的条件，获得对该使用的强制令，以及本款规定的其他救济。[3]

    上述TRIPs协定与相关国家立法的表述实质采用了商标淡化理论。

    三、我国商标法的规定

    为落实TRIPs协定的要求，我国2001年修正的商标法第十三条对驰名商标的跨类保护作出了明确规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。现行商标法第十三条的相关表述并没有变化。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条进一步规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，构成商标侵权。

    同时，为解决司法实践中对“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”较难认定的问题，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

    由此可见，我国关于驰名商标跨类保护的规定同样采用了商标淡化理论，司法解释的相关条文借鉴了上述TRIPs协定和相关国家的表述。

    四、我国驰名商标跨类保护的范围

    （一）驰名商标跨类保护的构成要件

    根据我国商标法和司法解释的规定，注册驰名商标的跨类保护必须满足以下三个要件：在不相同或者不相类似商品或服务上使用复制、摹仿、翻译驰名商标的标识；足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系；减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。其中，第一个要件指跨类使用商标的行为，第三个要件说明淡化后果，实属必要。上述德、意商标法的规定也包含这两个要件。但我国还有“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”这一要件（以下简称“具有相当程度的联系”要件）。

   （二）为什么设立“具有相当程度的联系”要件

    1.“具有相当程度的联系”要件并非我国独有

    美国商标法将淡化界定为，削弱驰名商标识别和区分商品或服务的能力，无论双方当事人之间是否存在竞争，或有无发生混淆、错误、或欺骗的可能。[4]尽管该定义没有关于相关公众认为被诉商标与驰名商标有联系的表述，但相关公众看到被诉商标时会产生对驰名商标的联想是淡化的应有之义。如米德数据中心公司诉美国丰田汽车销售公司案（Mead Data Central,Inc. V. Toyota Motor Sales,U.S.A.,Inc.），米德数据中心公司根据纽约反淡化法指控美国丰田汽车销售公司在汽车上使用LEXUS商标将对其在计算机法律研究服务上使用的LEXIS商标构成淡化。美国第二巡回上诉法院认为：“尽管反淡化法不需要竞争和混淆这两个要件，但是这并不能得出这样的结论：每一种相似商标的在后使用都会按照纽约立法机关考虑的方式淡化在先使用的商标。…原告商品和被告商标之间必须要有某种思想上的联系。如果合理购买人根本不可能在他或她的头脑中将这两种商标的使用联系起来，哪怕是微妙和潜在的联系，则不可能发生淡化…淡化理论推定合理购买人已经在头脑中把双方当事人使用商标联系了起来。”[5]另外，TRIPs协定第16条第3款也要求被诉商标的使用要表明其与驰名商标权利人之间存在联系。我国的规定与之相比，除了要求相关公众认为两商标有联系，还明确了联系的程度。

    2.“具有相当程度的联系”要件揭示了驰名商标淡化的真正原因

    所谓驰名商标显著性，其实就是相关公众头脑中该驰名商标与其商品和商品提供者之间独特的联系。所谓淡化，其实就是使相关公众头脑中这种独特的联系逐渐减弱。跨类使用复制、摹仿、翻译驰名商标的标识并不能导致淡化。只有该跨类使用行为足以使相关公众头脑中建立起两个商标的相当联系，才会发生淡化。故“具有相当程度的联系”要件揭示了淡化产生的真正原因。

    3.“具有相当程度的联系”要件实质决定了驰名商标跨类保护的范围

    我国驰名商标的驰名程度是有差异的，导致其跨类保护的范围有所区别。根据我国商标法第十三条，驰名商标是指为相关公众所熟知的商标。而根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条，相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。由此可见，我国驰名商标的标准不算高，不需要被大多数公众熟知，更不需要被一般公众熟知，只要被其使用的某类商品或服务相关公众熟知即可。满足该标准的驰名商标，其驰名程度可以存在较大差异。有的商标刚达到驰名标准，仅为某类商品相关公众熟知；有的商标驰名程度较高，为几类商品的相关公众熟知；还有的属于高度驰名商标，甚至为一般公众熟知。商标驰名程度越高，熟知该商标的公众范围就越广，跨类使用产生淡化的可能性也就越大，故其保护范围应当更宽才足以制止侵权，保护该驰名商标权利人的利益。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21条规定：认定驰名商标并不要求具有等同划一的知名程度，但驰名商标的保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予其更宽的跨类保护范围和更强的保护力度。由此可见，对于为一般公众所熟知的高度驰名商标，不排除给予其跨商品或服务全类的保护。

    仅有第一和第三个要件，我们很难从其语义推断出对商标驰名程度差异的考虑。而且，容易被误读为只要实施了跨类使用复制、摹仿、翻译驰名商标标识的行为都可能产生淡化都要制止，从而不恰当地给予所有驰名商标全类保护。“具有相当程度的联系”要件能够根据商标驰名程度的差异给予不同的保护，实质决定了驰名商标跨类保护的范围。如上所述，商标驰名程度越高，除了该商标使用商品的相关公众外，其被他类商品相关公众熟知的可能性就越大，如果行为人在该他类商品上使用相同或近似商标，该他类商品的相关公众就越容易在头脑中建立起两个商标的联系，从而越有可能产生淡化。

    综上，“具有相当程度的联系”要件构成驰名商标跨类保护的核心要件。界定驰名商标的保护范围，离不开对该要件的正确判断。然而，该要件中“相当程度的联系”语义较含糊，判断起来主观性较强，一直是司法实践的难点。

    （三）如何判断“具有相当程度的联系”要件

    1.“具有相当程度的联系”要件的判断要排除单纯的联想。首先，“相当程度的联系”语义已经将单纯的联想排除。其次，单纯的联想并不足以产生淡化。如对驰名商标一知半解或仅有所耳闻的相关公众，当看到与该驰名商标相同或近似的商标时可能也会产生联想，但其头脑中尚未建立起驰名商标与其商品和商品提供者的独特联系，故淡化无从谈起。又如，复制、摹仿、翻译驰名商标的标识，可以引起人们对驰名商标的联想，但并不必然构成淡化意义上的近似商标。再者，最高人民法院明确指出，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款直接涉及到跨类保护的范围，故要求“使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”，而不能是程度不高的“联想”。[6]

    2.“具有相当程度的联系”要件的判断要注意与混淆理论之间的界限。淡化理论与混淆理论并不存在绝对的分界，有些模糊领域存在应当适用淡化理论还是混淆理论的争议，这主要体现在对类似商品范围的认定上。对于不是《类似商品和服务区分表》（以下简称区分表）中的相同或类似商品，又具有一定关联度的商品，如果机械适用区分表认为不类似，就没有混淆理论的适用空间。如果把区分表作为参考，视情况将关联商品纳入类似商品范围，就可以适用混淆理论处理问题。最高人民法院的司法政策和典型案例都体现了这种利用“类似商品”概念包容度大的特点灵活认定类似商品的精神。如《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第8条指出：凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标，均无需认定驰名商标。又如申请再审人杭州啄木鸟鞋业有限公司（以下简称啄木鸟公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）、七好（集团）有限公司（以下简称七好公司）商标争议行政纠纷案，[7]七好公司以啄木鸟公司鞋类商品上的注册商标与其服装类商品上的注册商标近似为由申请撤销。商评委根据区分表认为鞋类与服装不属于相同或类似商品，裁定驳回七好公司的申请，行政诉讼一审判决维持，但二审改判撤销该裁定。啄木鸟公司遂提起再审。最高人民法院认为，区分表可以作为判断类似商品的参考，但不能机械、简单地以分类表为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。最高人民法院最终认定鞋类和服装构成类似商品，驳回了啄木鸟公司的再审申请。

    根据前述两点可知，“具有相当程度的联系”要件的判断既要排除单纯的联想，又要给混淆理论的适用留出足够空间。

    3.“具有相当程度的联系”要件的判断要综合考虑多个因素。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，法院对驰名商标进行跨类保护应当综合考虑以下因素：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。“具有相当程度的联系”要件实质决定了驰名商标跨类保护的范围，故上述规定为判断该要件提供了指引，避免了主观随意性。另外，复制、摹仿、翻译驰名商标的标识并不必然构成淡化意义上的近似商标，故该规定的其他相关因素应当包括商标的近似程度。据此笔者认为，该要件的判断可具体化为：商标的显著和驰名是否达到这样的程度，商品的关联是否达到这样的程度，商标的近似是否达到这样的程度等，以至于必须在被诉商品上实现该驰名商标的跨类保护。而且，这些要素之间可以不是正比关系，即商标显著性越强、驰名程度越高，商品关联程度的要求可以越低。反之，商品关联程度越高，商标驰名程度的要求可以越低。

    4.“具有相当程度的联系”要件认定的判断还要积累审判经验。笔者选取经办的4个案件和最高人民法院公布的1个案例进一步说明，法院判断时是如何主要考虑商标的驰名程度和商品的关联程度。

    原告米其林集团总公司诉被告喻静等商标侵权案。[8]原告米其林注册商标核定使用在第12类轮胎产品上，被告在第9类汽车喇叭、第17类汽车防爆膜、第7类轮胎拆装机和平衡机商品上使用米其林系列商标。法院认为，原告商标是汽车轮胎产品上高度驰名的商标，被诉汽车喇叭、防爆膜、轮胎拆装机和平衡机都是汽车用品，故满足“具有相当程度的联系”要件，构成商标侵权。

    原告耐克国际有限公司等诉被告广州市欧恋娅精细化工有限公司等商标侵权案。[9]原告耐克注册商标核定使用在第25类服装、鞋、帽商品上，被告在第3类沐浴露商品上使用耐克系列商标。被诉产品正面显著位置标有“beactive  SPORT”、“专业运动员参与研发”内容，产品宣传画册内有体育明星的图片，产品介绍有“专业运动员参与研发”，“运动前后，都要为你的肌肤加油！”，“清洁，运动后的第一件事！”，产品功效“令你……运动时更加挥洒自如”等内容，有的产品称“男士运动沐浴露”。法院认为，原告商标是运动产品上高度驰名的商标，被诉产品也强调运动主题，故满足“具有相当程度的联系”要件，构成商标侵权。

    原告杨紫明诉被告广州金鹏集团有限公司等商标侵权案。[10]原告“Cabbeen”注册商标核定使用在第25类服装上，被告在第9类手机商品上使用了该商标。法院认为，原告商标是男士时尚休闲服上的驰名商标，对于现代都市男性而言，时尚休闲服装及手机都是生活必需消费品，被诉行为满足“具有相当程度的联系”要件，构成商标侵权。

    原告西门子公司等诉被告东莞市西门子电梯有限公司商标侵权案。[11]原告西门子注册商标核定使用在第9类电梯控制器上，被告在第7类电梯商品上使用了该商标。法院认为，原告商标是电梯控制器产品上的驰名商标，电梯控制器是电梯的核心部件，故被诉行为满足“具有相当程度的联系”要件，构成商标侵权。

原告卡地亚国际有限公司诉被告云南卡地亚婚纱摄影有限公司商标侵权案。[12]原告“卡地亚”、“Cartier”注册商标核定使用在第14类宝石、首饰、钟等商品上。被告将“卡地亚”作为企业字号，并将“卡地亚那”、“Cartirena”作为商标在第41类婚纱摄影服务上使用。法院认为，原告商标是珠宝首饰上的驰名商标，虽然原被告各自提供的商品和服务属于不同行业和类别，但二者均属于生活领域的消费品，并与时尚文化领域都存在一定联系，其所涉及的公众是相互关联的。法院最终认定构成淡化。

作 者 | 龚麒天 广州知识产权法院

注  释：

[1] 《十二国商标法》，《十二国商标法》翻译组译，清华大学出版社2012.年版，第83页。

[2] 《十二国商标法》，《十二国商标法》翻译组译，清华大学出版社2012年版，第203页。

[3] 《十二国商标法》，《十二国商标法》翻译组译，清华大学出版社2012年版，第506页。

[4] 罗伯特.P.墨杰斯、彼得.S.迈乃尔、马克.A.莱姆利、托马斯.M.乔德：《新技术时代的知识产权法》，齐筠、张清、彭霞、尹雪梅译，中国政法大学出版社2003年版，第545页。

[5] 罗伯特.P.墨杰斯、彼得.S.迈乃尔、马克.A.莱姆利、托马斯.M.乔德：《新技术时代的知识产权法》，齐筠、张清、彭霞、尹雪梅译，中国政法大学出版社2003年版，第551、552页。

[6] 孔祥俊主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第143页。

[7] 参见中华人民共和国最高人民法院（2011）知行字第37号驳回再审申请通知书。

[8] 参见广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法民三初字第465号民事判决书。

[9] 参见广东省广州市中级人民法院（2007）穗中法民三初字第238号民事判决书。

[10] 参见广东省广州市中级人民法院（2010）穗中法民三初字第285号民事判决书。

[11] 参见广东省广州市中级人民法院（2010）穗中法民三初字第168号民事判决书。

[12] 参见云南省昆明市中级人民法院（2008）昆知民初字第58号和云南省高级人民法院（2009）云高民三终字第35号民事判决书，该案是2009年中国法院知识产权司法保护50件典型案件。